2017年1月4日未分類, 特許警告状対応, 知財（全般）警告状対応

間違った思い込み　

「ライバル社から、特許侵害の警告状が届いた。

特許権を侵害していないとの反論を行う上でのキモは、

①警告者の特許の技術的思想と、②自社製品の技術的思想とは、全然違う、

という、実質的な技術論議に尽きる。」

正しい心構え 

「実質的な技術論議は極めて重要。しかし、それだけでは反論は空を切る。

反論を命中させるための最後のひと押しとして、極めて重要なのは、

①②の技術的思想の違いを見極めた上で（技術論議）、この違いを、

警告者の特許のクレーム（特許請求の範囲）のどの言葉に、『引っ掛けて』主張するのが、

クレームの文字面の解釈として説得的か、執念で追求すること。」

解　説

特許の争いは、技術の争いであり、かつ、言葉の争いです。

単純に言えば、「特許」＝「言葉で表現された技術」ですから、当然といえば当然ですね。

 

だから、技術の争いだけでは、特許の争いの半分にすぎない。

技術の争いを、どのように言葉の争いに落とし込むか、という視点が、極めて重要です。

上の「正しい心構え」は、要するにそういうことを言っているわけで、

抽象的な話としては、実に当たり前のことです。

 

当たり前のことを、わざわざブログで取り上げようと思ったのは、

最近、この点につき、しみじみと、深く考えさせられる裁判例が出たからです。

訴訟のみならず、警告状に対する交渉段階についての有益な示唆を与えるものです。

 

それは、「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」（特許第４４３０２２９号）

という医薬特許をめぐる訴訟です（原告：デビオファーム、被告：日本化薬）。

注目すべきは、一審の東京地裁（平成２８年３月３日判決。全文。）と、控訴審の知財高裁（平成２８年１２月８日判決。全文）とで、

結論が真反対にひっくり返ってしまった点です。

一審は特許侵害を認め、控訴審は侵害を否定しました。

何が、結論を左右したのでしょうか？

 

問題となった、原告特許のクレーム（特許請求の範囲）は、次のようなものです。

「【請求項１】

オキサリプラチン、

有効安定化量の緩衝剤および

製薬上許容可能な担体を包含する

安定オキサリプラチン溶液組成物であって、

製薬上許容可能な担体が水であり、

緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり、

緩衝剤の量が、以下の…の範囲のモル濃度である、組成物。 」

（一部省略の上、改行。）

 

簡単に言えば、

①オキサリプラチン、②（担体としての）水、③（緩衝材としての）シュウ酸、

という三つの物質を含む組成物について、

組成物を安定させる目的のために、特に、（緩衝材としての）シュウ酸の量の範囲を具体的に特定した、

点を特徴とするという特許発明です。

 

他方で、被告が製造販売していた製品は、

①オキサリプラチン、②水、③シュウ酸、の三つの物質を含む組成物であり、

かつ、組成物に含まれるシュウ酸の量は、原告の特許が特定した範囲に含まれるものでした。

 

これだけを見ると、被告は即アウトのような気がするのですが、さにあらず。

問題となったのは、被告製品に含まれるシュウ酸は、シュウ酸はシュウ酸であっても、

被告がわざわざ外から加えたシュウ酸（「添加シュウ酸」）ではなかったという点です。

 

実は、①オキサリプラチンと②水を混ぜ合わせて、オキサリプラチン水溶液を作ると、そもそも、

両者の化学反応によって、自動的に一定量のシュウ酸（「解離シュウ酸」）が生成されてしまうのですね。

被告製品に含まれるシュウ酸は、その全てが、この解離シュウ酸だったのです。

「わざわざシュウ酸を加えていない。勝手にシュウ酸が生成されたにすぎない。」というのが被告の反論です。

 

つまり、クレームの「シュウ酸」という文言は、「添加シュウ酸」に限定的に解釈されるべきであり、

そうであるから、被告製品の「解離シュウ酸」は、クレームの「シュウ酸」に含まれない。

ゆえに特許侵害でない、というのが被告の反論ですね。

 

被告は、一貫してこのような主張を行うとともに、

原告特許の技術的思想をめぐる、実質的な反論も、詳細に行っていました。

つまり、原告特許に記載された多数の実施例（実験データ）の全てが、

シュウ酸をわざわざ外部から加えた場合（「添加シュウ酸」）についての場合のものであるから、

原告特許は、添加シュウ酸についての技術思想であるにとどまり、

解離シュウ酸についての技術思想ではない、という反論です。

このような反論を、侵害論においても、無効論（サポート要件等）においても、行っていました。

 

被告の、このような実質的な反論に対して、原告は、

実施例のうち一つは、解離シュウ酸についてのものであると（何とか）読める、

だから、原告特許は、解離シュウ酸についての技術思想も包含する、という再反論をしています。

 

しかし、正直、ここの実質論は、誰が見ても、明らかに原告が弱いところです。

原告自身も、そして結果的に原告を勝たせた第一審の裁判所も、

このような技術の本質をめぐる実質論において、原告に弱みがあり、

相対的に、被告の主張のスジが良いことは、内心認めざるをえなかったのではないでしょうか。

第一審における、被告の訴訟活動の方向性は、全く間違っていなかったように思われます。

 

にもかかわらず、第一審は、特許侵害を認め、原告を勝たせています。

その最大の理由は、要するに、特許請求の範囲の言葉において、

単に（限定なく）「シュウ酸」と書いてあり、かつ、単に「包含」と書いてある以上、

「シュウ酸」を「添加シュウ酸」に限定解釈するような、文言上の形式的な手掛かりが見出せない、

ということにあったものと思われます。

このような形式的な苦しさを乗り越えて、「添加シュウ酸」への限定解釈を認めるほどには、

実質論において大差がついているとは判断しなかった、とも言えます。

 

で、この事件、先に述べたように、

このような一審判決に対して、被告が控訴した末に、

控訴審は、結論をひっくり返し、特許侵害を否定して、被告を勝たせています。

果たして、何が結論を左右したのでしょうか。

 

控訴審において、被告代理人弁護士は交替しているのですが、

その主張している内容の多くは、一審の被告代理人弁護士も主張していたことです。

控訴審の被告代理人が、全く別の角度から新たな攻撃を開始した、というわけではありません。

 

ただ一つ、大いに目につくことであり、勝負の分かれ目であったと思われるのは、

控訴審代理人は、クレームの「シュウ酸」を「添加シュウ酸」に限定するための、

クレームの文言上の手がかりを、新たに発掘して提唱していることです。

「添加シュウ酸」への限定解釈の主張を、何とか引っ掛けられそうなクレームの文言、

このような文言上の手がかりを、執念で掘り出してきていることです。

 

それは何かといえば、（言われてみれば、何やらコロンブスの卵のような話ですが、）

「緩衝剤がシュウ酸…であり」の「緩衝剤」における、「剤」という単語です。

控訴審の被告代理人が、クレームの「剤」という漢字一文字を見逃さず、

この「剤」という言葉に、「調合する≒添加する」という意味を読み込ませる主張を行い、

結果的に、この主張がそのまま控訴審裁判所に通ったのですね。

 

もともと、実質論においては被告有利な事件であり、

被告の弱みは文言解釈をめぐる形式論だ、という裁判所の理解はあったでしょうから、

被告が、形式論において、「剤」という、たった一文字の文言上の突破点を見出したことによって、

この一点から、オセロのようにバタバタっと、一気に全体の形勢が逆転した、というように感じられます。

もちろん、控訴審判決は、「剤」の点以外にも、色々な理由を述べていますが、

そもそも、そのように、全体が雪崩をうって方向を変えることになった、

そのきっかけは、この小さな点にあったように思われてなりません。

 

本件は、クレームの小さな文言にこだわることの重要性、

逆に言えば、クレーム解釈の恐ろしさを、しみじみと感じさせられる、

そんな事件のように思われます。

冒頭の「正しい心構え」を、愚直に追求することが重要なのだろうと、自戒するところです。

 

＜突然、知財（特許・商標・著作権・意匠・不正競争防止法）の警告状が送られてきた。

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